Een nieuwe toekomst voor klanken en geuren?

Shieldmark en Sieckmann

Een belangrijke verandering betreft de vervallen eis dat een teken 'voor grafische voorstelling vatbaar' moet zijn. Met dit vervallen vereiste lijkt het eenvoudiger te worden om bepaalde tekens als merk te deponeren. Gedacht kan worden aan klanken en geuren. Voorheen was het slechts onder bijzondere omstandigheden mogelijk om klankmerken te registreren. Het Europese Hof van Justitie bepaalde in het Shieldmark-arrest dat een notenbalk voldoende is om als klankmerk te kunnen worden ingeschreven. Een klank kan als merk worden ingeschreven wanneer "een teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties".

Het merkenbureau Shieldmark heeft hiermee merkenrechtelijke bescherming verkregen op de jingle 'Für Elise' van Beethoven. Dit muziekstuk werd gebruikt in een reclameboodschap op de radio. Heel wat jaren terug werd eveneens een poging gedaan om de bekende yell van Tarzan als merk te deponeren. Wie kent hem niet, zou je kunnen stellen. De yell werd gedeponeerd in de vorm van een sonogram met een beschrijving van de klank in woorden. De aanvraag werd echter onvoldoende duidelijk bevonden. Andere vergeefse pogingen waren het deponeren van het geronk van een Harley Davidson door Harley-Davidson en het gebrul van de leeuw van de filmproducent MGM.

Het verkrijgen van geurmerken was voorheen zelfs een onbegonnen zaak, dit blijkt uit het Sieckmann-arrest. Sieckmann wilde het olfactorische merk van de scheikundig zuivere stof methylcinnamaat inschrijven. De scheikundige structuurformule werd verduidelijkt met een geurmonster. Daarnaast werd de geur omschreven als 'balsemachtig-fruitig met een zweem van kaneel'. De Europese rechter beschouwde dit als onvoldoende duidelijk, nauwkeurig en objectief.

Openen de nieuwe Uniemerkverordening en gewijzigde merkenrichtlijn nu alle deuren voor klank- en geurmerken?

Het vereiste dat de tekens omschreven moeten kunnen worden op precieze en duidelijke wijze, zoals geformuleerd in het Sieckmann-arrest, blijft van kracht. Het nieuwe criterium luidt echter dat het teken duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn. De wijze waarop een merk kan worden ingeschreven wordt uitgebreid, mits weergegeven met de technologie die algemeen beschikbaar is. Te denken valt aan bijvoorbeeld een mp3-bestand. Voor elektronische muziek lijkt deze wijze van deponeren een uitkomst te bieden, omdat de sound moeilijk is vast te leggen in een notenbalk.

Een mogelijke vraag die het vervallen vereiste van 'voor grafische voorstelling vatbaar' oproept: kan een onderneming ter onderscheiding van zijn waren en diensten zomaar een willekeurige tune als klankmerk deponeren? De auteursrechten op het muziekstuk 'Für Elise' waren inmiddels verlopen. Shieldmark kon de eerste negen tonen deponeren zonder toestemming van de rechthebbende, omdat Für Elise inmiddels in het publieke domein verkeerde. Maar hoe zit dit in de situatie dat op een tune nog auteursrechten rusten? Een onderneming kan uiteraard profiteren van een bekend liedje waarmee het publiek zijn waren of diensten associeert. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is dus als basis een licentie ofwel toestemming van de rechthebbende nodig.

En wanneer kan eigenlijk gezegd worden dat een bepaalde geur – die eveneens auteursrechtelijk beschermd kan zijn – onderscheidend vermogen heeft? Uit de jurisprudentie blijkt dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen niet in abstracto dient te geschieden maar in concreto, waarbij rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Voor onderscheidend vermogen is geen bijzondere inventiviteit of een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding nodig. Voldoende is dat het merk het relevante publiek in staat stelt de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Daarnaast zal een onderneming die een geursample ter onderscheiding van zijn waar of dienst wil deponeren, in de loop der tijd de samenstelling van de geur kunnen aanpassen. Voldoet een dergelijk depot dan wel aan het vereiste van duurzaamheid?

Nu de nieuwe Uniemerkverordening en gewijzigde merkenrichtlijn het mogelijk zouden maken om geuren te deponeren, is de vraag hoe een onderneming via het merkenregister bijvoorbeeld een dergelijke inschrijving kan controleren. Bij logo's, vormen en kleuren is dit vrij eenvoudig. Het lijkt er op dat een geur – vanwege de vervallen eis van 'voor grafische voorstelling vatbaar' – ingeschreven kan worden in de vorm van een geurmonster. De registers zullen daarom nog aangepast moeten worden. De verwachting is dat klank- en geurmerken vanaf oktober 2017 ingeschreven kunnen worden.

Zit er daadwerkelijk muziek in voor klanken en geuren?

Het lijkt erop dat de nieuwe Europese regelgeving veel interessante vragen zal opleveren voor de merkenbureaus en de rechtspraak, waarop de antwoorden in de toekomst wellicht nog spraakmakender zullen zijn.

 

Geschreven door: Denise Brouwer